El Fenómeno de la Dilución de la Fuerza Distintiva de las Marcas Notoriamente Conocidas

La dilución de la fuerza distintiva de las marcas notoriamente conocidas es uno de esos temas oscuros y de escaso desarrollo por parte de la doctrina y la jurisprudencia andina en materia de signos distintivos. En la práctica, es común que las personas que trabajan diariamente con signos distintivos estén llenas de dudas en torno a dicha cuestión, particularmente, en lo que se refiere a su alcance y la forma de probarla dentro de un proceso administrativo o judicial.

El presente ensayo no es más que un acercamiento al concepto de dilución contemplado en la legislación andina en materia de propiedad industrial, estudiándolo desde los inicios de su desarrollo a nivel doctrinal, con el fin de hacer un razonamiento acerca de su correcta aplicación a la luz de las normas vigentes.

El artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando (…) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Previamente a analizar la aplicación de la norma antes citada, en lo que se refiere a la dilución de la fuerza distintiva de una marca notoriamente conocida, es preciso estudiar el concepto de dilución.

Desde el punto de vista estrictamente semántico, la dilución es la acción de diluir. A su vez diluir significa: “Atenuar notablemente la expresión de pensamientos, ideas, conceptos, etc.”[1].

En la doctrina de marcas, la primera definición de dilución fue concebida por FRANK SCHECHTER, quien, en 1927, señaló que esta consiste en el “menoscabo o dispersión gradual de la identidad y presencia en la conciencia del público”[2].

Para MONTEANO MONTEAGUDO, la dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. En sus palabras “la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”[3].

CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, por su parte, no define el concepto de dilución, pero señala lo siguiente en relación con el tema: “Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas”[4].

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha señalado que “el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”[5].

A mi juicio, la dilución es la lesión de la fuerza diferenciadora de una marca de alto renombre, debido a su desvanecimiento o diseminación, al ser utilizada de forma idéntica o, en extremo, similar, por una persona ajena a su titular y sin su consentimiento, para identificar productos o servicios diferentes e inconexos competitivamente, lo cual afecta su prestigio y, eventualmente, podría llevarla a perder su posición y significación exclusiva en la conciencia del consumidor y en el mercado, puesto que, con ello, se desdibuja la asociación espontánea con los productos o servicios para los cuales es usada efectivamente.

La dilución se constituye en un supuesto excepcional de protección que desborda el alcance del riesgo de confusión para evitar la disgregación de la asociación tripartita entre 1) las marcas; 2) los productos/servicios y 3) un único origen empresarial.

Tradicionalmente, la doctrina y la jurisprudencia norteamericana han sido las más importantes fuentes de desarrollo del concepto de dilución. Sin embargo, solo hasta finales de los años 40 la dilución tomó un rumbo serio en los órganos jurisdiccionales estadounidenses, ya que hasta entonces se percibió la ventaja que había en ampliar las teorías del riesgo de confusión para efectos de proteger ciertas marcas de renombre. En dicho proceso se puede considerar que el gran abanderado de divulgar las ideas de SCHECHTER fue RUDOLF CALLMAN[6], quien estudió la dilución a partir del concepto del interés y del derecho de propiedad que tiene el titular sobre los signos que identifican sus productos o servicios en el comercio, por lo que cualquier daño sobre una marca podría considerarse, de forma directa, como un daño hacia su titular, pues ello afecta lo que algunos autores han denominado el poder de venta, el poder publicitario o el magnetismo comercial de las marcas renombradas.

Por lo general, la doctrina, la jurisprudencia y la legislación estadounidense y europea se han referido al concepto de dilución (menoscabo del carácter distintivo), particularmente, tratándose de marcas renombradas. Sin embargo, en dichas esferas no se hace alusión a la aplicación de la dilución en lo que se refiere a marcas notoriamente conocidas.

Así las cosas, al observar que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé la protección de las marcas notoriamente conocidas frente a la dilución de su fuerza distintiva, encontramos lo que, justamente, para algunos autores de la subregión, es un contrasentido con la legislación y la jurisprudencia internacional, por lo cual se han hecho algunos intentos por descifrar el espíritu de la norma andina en torno a la dilución, a través de los cuales se han desarrollado los conceptos de conocimiento superior y significación única de las marcas notoriamente conocidas.

A partir de lo que acabamos de mencionar surge un primer interrogante. ¿El hecho de que en la legislación andina se haga referencia a la dilución de la fuerza distintiva de las marcas notoriamente conocidas corresponde a un yerro del legislador o, efectivamente, su intención es la de otorgarle una especial protección, alternativa a la propia del riesgo de confusión, a este tipo de marcas?

Al analizar sistemáticamente la norma andina vinculada a la dilución se puede inferir que, aún cuando se establezca que dicha figura es aplicable a las marcas notoriamente conocidas y recordando que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no hace distingos legales entre la marca notoria y la marca renombrada, pareciere que el legislador buscó la manera de proteger las marcas notoriamente conocidas con más recelo que las marcas comunes. Todo ello, teniendo en cuenta la intención tácita de los países andinos de adoptar, de una manera práctica, las recomendaciones internacionales para proteger marcas notorias contempladas en los ADPIC (1995), así como en la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI (1999).

En concordancia con lo anterior, algunos autores, como ZORAIDA FONSECA, al interpretar la norma andina, han manifestado que “la figura de la dilución reinterpreta la regla de la especialidad y surge para proteger las marcas célebres o renombradas que requerían un rompimiento absoluto de dicha regla, es decir, la posibilidad de evitar el uso o registro de otras marcas, sin importar el producto o servicio de que se trate. En efecto, fue necesario crear zonas de exclusión universales en torno a marcas que por su renombre e importancia requerían un monopolio de la expresión escogida como marca”[7].

Ahora bien, tal y como lo veremos a continuación, aún cuando desde el punto de vista eminentemente legislativo no exista en la Comunidad Andina de Naciones una diferenciación entre la marca notoria y la marca renombrada, considero que el legislador andino, al omitir referirse a esta importante distinción, dejó un vacío en cuanto a la aplicación de la protección por dilución que solo ha sido llenado a través del desarrollo explicativo de la normativa andina por parte del Tribunal de Justicia, como órgano interpretativo de dicho conjunto de normas, Ente que ha puntualizado una especial diferencia entre las marcas notorias y las renombradas.

Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos desarrollado hasta el momento con respecto a la dilución, surgen algunas otras nuevas cuestiones. ¿Qué requisitos debe tener una marca notoria para ser protegible por dilución de su fuerza distintiva?; ¿es importante la diferenciación doctrinaria y jurisprudencial entre marca notoria y renombrada para efectos de aplicar la dilución?; ¿la marca que se pretende proteger frente a la dilución de su carácter distintivo debe ser conocida incluso por fuera del sector pertinente del público consumidor del producto o servicio al cual distingue, hasta el punto en el cual deba considerarse como una marca, además de notoria, renombrada?; ¿la dilución de la fuerza distintiva de una marca es aplicable únicamente a marcas de fantasía o que tienen una significación única?

Dentro de las ideas plasmadas por SCHECHTER[8], encontramos que el poder publicitario de una marca renombrada depende de su carácter único. Según él, es la marca la que efectivamente vende los productos a través de su singularidad llamativa. Así las cosas, entre más distintiva sea una marca más efectivo es su poder de venta.

Por su parte, en desarrollo de las doctrinas de SCHECHTER, algunos autores consideran que “la protección por dilución en la Decisión 486 está reservada para las marcas notorias con grado de conocimiento superior y fuerza distintiva”[9].

Es preciso resaltar que el valor de la distintividad de una marca notoria se genera por la deseabilidad y asociación positiva que los consumidores le han atribuido, a través de factores como la publicidad, la calidad o el good will. De esta manera, para determinar el nivel de distintividad de una marca solo es dable acudir a la presencia de aspectos que se refieran a su conocimiento por parte de los consumidores, tales como el nivel de recordación de la marca, así como los razonamientos espontáneos y las vinculaciones nemotécnicas relacionadas con la asociación marca-producto. Sin embargo, considero que aquellos factores referidos exclusivamente a la singularidad de la expresión utilizada como marca, su carácter único y fantasioso, si bien se constituyen en coadyuvantes indirectos para elevar la distintividad de una marca considerada como notoriamente conocida, no pueden ser definitivos al momento de analizar su fuerza distintiva o diferenciadora, la cual, repito, solo está asociada directamente al grado de conocimiento superior de la marca notoria.

Entonces, La fuerza distintiva de las marcas notorias es resultado de su conocimiento superior y generalizado por parte del sector pertinente del público consumidor del producto o servicio al cual distingue y, para efectos de alegar la dilución de la fuerza distintiva de una marca notoriamente conocida, tal y como lo desarrollaremos a continuación, su conocimiento debe ser generalizado, es decir, a todas luces, superior que el inherente a las marcas notoriamente conocidas. Sin embargo, hay que distinguir entre la protección por dilución de una marca notoria y la protección natural de las marcas de fantasía, o sea las que son únicas por constituirse en la creación original de un empresario. Estas generan un mayor efecto recordativo en la psique del consumidor, por lo que tienen la ventaja de romper con más facilidad el principio de especialidad, toda vez que el consumidor ha arraigado en su mente una idea diáfana sobre una expresión que solo existe en el mundo marcario para amparar productos o servicios.

De esta manera se concluye que las marcas notoriamente conocidas, para ser protegibles por dilución, no tienen que ser únicas o de fantasía, simplemente deben ser conocidas de forma generalizada y superior, incluso por fuera del sector pertinente del público consumidor del producto o servicio al cual identifican, sin importar que se trate de expresiones conformadas, aún por partículas débiles o evocativas, cuando haya una reproducción total e idéntica, así como un uso para productos o servicios no relacionados competitivamente.

A manera de ejemplo, tenemos que, efectivamente, un consumidor promedio, al encontrarse frente a un restaurante distinguido por la expresión KODAK (marca de fantasía y con un carácter único), difícilmente relacionaría o asociaría los servicios de restauración con el origen empresarial inherente a la identificación de cámaras fotográficas o productos para la fotografía. En efecto, es muy difícil creer que exista riesgo de confusión. Sin embargo, el consumidor, al hacer un ejercicio nemotécnico espontáneo, intuitivo y personal, recordará la marca KODAK que conoce claramente como un identificador de productos para la fotografía y allí se estaría desvaneciendo la distintividad de dicha marca renombrada, puesto que la próxima vez que encuentre en el mercado productos o servicios identificados con la expresión KODAK ya esta no tendrá una significación exclusiva en su psique como marca para amparar cámaras fotográficas o productos para la fotografía.

Sin embargo, ello, igualmente, puede ser aplicable en lo que se refiere a marcas renombradas conformadas por elementos débiles para amparar cierto tipo de productos o servicios, cuando obtienen una reputación sobresaliente reconocida por parte del público en general y pretenden ser usadas por terceros para amparar productos o servicios inconexos, pues, en ese evento, si el conocimiento superior es lo suficientemente generalizado como para que el consumidor espontáneamente recuerde la marca renombrada, se estaría diluyendo su carácter distintivo, pues no es la naturaleza de la expresión que conforma la marca lo que hace aplicable la protección por dilución, sino su conocimiento superior, amplio y generalizado por parte del consumidor medio.

En desarrollo de lo anterior, FERNÁNDEZ-NOVOA ha manifestado que “si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes a aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada”[10]. Así, al desglosar esta idea, se puede inferir que el desvanecimiento del carácter distintivo (fuerza diferenciadora sobresaliente) de una marca renombrada está directamente relacionado con la recordación del público consumidor, más no con la naturaleza conceptual de la marca, aún cuando una marca renombrada y, además, revestida de un carácter único en relación a su concepto, sea susceptible de una protección mayor ante un intento de diluir su fuerza distintiva, pues, esta no solamente es conocida por sectores diversos al inherente a los productos o servicios que ampara (conocimiento generalizado) sino que, además, está dotada de una capacidad distintiva sobresaliente debido a su concepto único y fantasioso. Sin embargo, este último factor no es más que un coadyuvante para lograr tal fin, toda vez que el aspecto objetivo fundamental para proteger una marca notoria frente a la dilución de su fuerza distintiva es su conocimiento superior, de manera que pueda ser considerada como una marca, además de notoria, renombrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se ha referido a las marcas renombradas o también conocidas como “marcas de alto renombre”, “marcas famosas”, “marcas reputadas” o “marcas prestigiosas”[11] de la siguiente manera: “La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquélla ‘ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. (...) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados’. (Carlos Fernández-Novoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33).

(...)

No obstante, si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo más allá del simple criterio de conexión competitiva”[12].

Se observa que el Tribunal establece, entonces, una diferencia entre las marcas notorias y las marcas renombradas, dándole a estas últimas la posibilidad de ser protegibles frente a la dilución de su fuerza distintiva, lo cual nos da una idea clara acerca de la correcta aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y nos permite entrever el vacío que existe en la norma, acerca del cual nos referimos en líneas anteriores.

Sin embargo, surgen entonces unas últimas preguntas. ¿La dilución de la fuerza distintiva de una marca notoria debe ser probada por su titular?; ¿la prueba de la notoriedad de una marca es suficiente para demostrar que puede haber dilución de su carácter distintivo?

En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha sostenido lo siguiente: “El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación (…)”[13].

Al realizar un estudio sistémico de la norma andina y las apreciaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones y como respuesta a los interrogantes antes planteados en lo que se refiere a la prueba de la dilución de la fuerza distintiva de las marcas notorias, concluimos que, a nuestro juicio, deben presentarse las siguientes características en una marca notoriamente conocida para que opere la figura de la dilución:

1. Que se pruebe un conocimiento superior al imputable a las marcas notorias. Es decir, el que sería atribuible a las marcas renombradas, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial de la normativa andina.
2. Que el signo solicitado evoque al consumidor medio, de manera automática o espontánea, la marca notoria que se pretende proteger por dilución y que ello pueda causar un perjuicio al carácter distintivo de dicha marca, aunque ésta no tenga un significado único; lo cual podría ser probado, a manera de ejemplo, con estudios de comportamiento del consumidor en el mercado.
3. Que no haya riesgo de confusión o de asociación con los productos o servicios que ampara la marca notoria o con su titular. Así, entonces, de ser posible determinar que existe riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado y la marca notoriamente conocida, correlativamente, se hace impertinente buscar una protección más amplia, puesto que la aplicación de esta primera causal (riesgo de confusión o asociación), ciertamente más general, excluye la protección por dilución, la cual se erige como una protección reforzada a las marcas renombradas.
4. Que no haya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria. La norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o fama ajena y, de esta forma, se induzca a error a los consumidores en cuanto al origen de los productos. En efecto, se puede decir que el aprovechamiento de la popularidad adquirida por el esfuerzo de otro está limitado por los derechos conferidos por una marca registrada. Entonces, cuando existe un aprovechamiento abusivo de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas.