31
May
2024
¿Qué Puedo Hacer si Alguien Usa mi Marca Registrada?
En este artículo le mostraremos cuales son las opciones para defender su marca registrada de presuntos infractores o cuales son las acciones jurídicas a seguir si alguien está usando su marca sin permiso.
La norma.
El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, norma vigente en Colombia en materia de marcas, contempla lo siguiente:
“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
Opciones legales en caso de que alguien use sin consentimiento una marca registrada.
Es común ver en el comercio, ya sea en establecimientos de comercio o en internet, usos no autorizados de marcas registradas.
En Colombia existen múltiples acciones que se pueden iniciar contra los infractores de marcas registradas: i) Acciones prejudiciales, ii) Acciones civiles, iii) Acciones penales o iv) Acciones por competencia desleal.
Primera opción. La carta disuasiva.
Con esta acción se busca establecer contacto con el presunto infractor y advertirle las acciones y consecuencias a las que se encuentra expuesto de continuar con el uso no autorizado de un signo distintivo confundible con una marca de su propiedad.
Cabe anotar que esta es una acción con características conciliadoras, con la que se pretende el cese amigable del uso infractor de una marca registrada.
La gestión de la carta disuasiva comprende:
• La elaboración y envío de una comunicación al infractor marcario informándole sobre las implicaciones legales de su conducta y solicitando el cese inmediato de su comportamiento.
• Reunión (o conferencia telefónica) con el propietario del establecimiento para atender la infracción y determinar la voluntad de arreglo directo entre las partes.
• Elaboración de un documento en el que se determine la forma y el plazo acordado por las partes para cesar la usurpación marcaria.
• Seguimiento al cumplimiento de lo acordado en el punto anterior.
Segunda opción. La conciliación prejudicial.
La conciliación es una acción, a través de la cual se busca citar, a un Centro de Conciliación, al presunto infractor marcario para exponerle presencialmente las acciones y consecuencias a las que se encuentra expuesto de continuar con la comisión de una infracción marcaria o actos de competencia desleal o, en su defecto, agotar el requisito de procedibilidad para un eventual litigio, en caso de que la audiencia resulte fallida, bien sea por la imposibilidad de acuerdo o la inasistencia de alguna de las partes. Cabe anotar que el acta de conciliación tiene los mismos efectos de una sentencia judicial.
Los requisitos para llevar a cabo una conciliación prejudicial son: i) Elevar la solicitud ante la Cámara de Comercio respectiva y ii) Pagar los gastos determinados por dicha entidad.
De otra parte, es necesario presentar pruebas sumarias de la infracción: 1) Fotografías; 2) Facturas de venta; 3) Copia de los títulos de marca; 4) Propuestas o brochures.
La gestión de un abogado en materia de una conciliación prejudicial por el uso no autorizado de una marca comprende lo siguiente:
• Asesoría en la recopilación del material probatorio.
• Elaboración y radicación de la solicitud de conciliación ante la Cámara de Comercio.
• Asistencia a la audiencia de conciliación.
Tercera opción. Las medidas cautelares.
Son medidas que se solicitan ante un Juez de la República o la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar que un presunto infractor siga cometiendo actos de infracción marcaria contra una marca registrada.
Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de marcas podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Para iniciar una solicitud de medida cautelar se requieren pruebas contundentes de la infracción: 1) Fotografías; 2) Facturas de venta; 3) Copia de los títulos de marca.
Cuarta opción. La acción penal.
De acuerdo con el artículo 306 del Código Penal, la utilización de una marca registrada sin consentimiento de su titular, le permite a este realizar la respectiva denuncia penal, con el objetivo de que se abra una investigación al respecto, se condene al infractor y se obtenga una eventual indemnización de perjuicios.
“Artículo 306 del Código Penal Colombiano. Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior”.
Quinta opción. La acción civil por infracción marcaria o competencia desleal.
Aparte de los derechos conferidos por el registro de marca, que fueron expuestos al inicio de este artículo, la Ley 256 de 1996 establece lo siguiente:
“Artículo 10. Actos de confusión. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.
Artículo 11. Actos de engaño. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.
Artículo 14. Actos de imitación. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.
No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena”.
La acción civil por infracción marcaria es una acción jurisdiccional que se presenta ante un juez o la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se busca que se condene al infractor de una marca a una indemnización por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la misma.
La gestión de un abogado en relación con una demanda por infracción marcaria o de competencia desleal comprende lo siguiente:
• Asesoría en la recopilación del material probatorio.
• Presentación de la demanda.
• Vigilancia del proceso durante todas sus etapas y envío de reportes al cliente a medida que se vayan surtiendo las siguientes: 1) Presentación; 2) Admisión; 3) Traslado; 4) Contestación; 5) Audiencias a que haya lugar y 6) Sentencia de primera instancia.
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